商标裸授权的法律后果——失权

    

   
浏览文献时,俺找到2002年美国第九巡回上诉法院下判的一个商标失权案例,即
Barcamerica
International USA Trust v. Tyfield Importers,et
al.
 判决要旨:商标授权许可时,商标权人对被许可使用人生产的商品质量缺乏控制或者“裸许可”(naked
licensing
)意味着商标权人自愿抛弃商标权。

   
基本案情

   
美国加利福利亚的Barcamerica公司于1984年获得“Leonardo
Da Vinci
”美国注册
商标权,并分别于1988年、1989年与
Renaissance
Vineyards
公司签订商标权授权许可使用协议,两份协议均无质量控制的条款。本案卷宗所载Barcamerica公司对质量控制方面的证据有二,均为该公司董事长的证词:其一,其董事长“偶然地、非正式地品尝”;其二,董事长因Renaissance公司聘请了著名酿酒师Karl
Werner
,而对其产品质量充满信心。

   
意大利米兰市的Cantine Leonardo
Da Vinci Soc. Coop. a.r.l.
公司从1972年开始销售Leonardo Da
Vinci
商标的葡萄酒,并于1979年通过美国进口商销售至美国。1996年开始,Tyfield公司成为其美国独家进口与销售商。当其注册该商标申请被拒后,开始调查Barcamerica公司对该商标的使用情况。最终,以其“裸授权”为由,诉请撤销其商标权。

   
一审法院支持了Cantine的请求,二审法院认为一审判决有道理,全文引述了一审判决的论理部分(比较少见的做法)。概括而言,Barcamerica公司构成“裸许可”。尽管授权人可以基于熟悉并依赖被许可人控制质量的做法,来保证授权协议的效力,尽管授权人董事长自己偶然品尝,但是,其无法证明自己在什么时间、多少次以及在什么情况下品尝测试该酒类产品。另一方面,那位“世界著名的”酿酒人已在授权期间去世,授权人却仍对该被授权公司声誉继续依赖,不具正当理由,因此,该授权协议已经无效,Barcamerica公司不得主张商标权。

   
王清评述

   
1、“裸授权”导致商标权丧失的理论基础

    商标的基本功能为区别功能、质量保障功能。通过质量保障功能间接达致保护消费者利益的功能。著名商标法专家麦肯锡认为,“裸授权可能的后果是,被授权使用的商标不再成为质量和受控来源的表征”(McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 4th
ed.,2001.
)。因此,裸授权将会导致商标的区别功能和质量保障功能全然丧失,使消费者利益受到威胁。同时,当出现裸授权时,意味着商标权人存在“自愿”抛弃该权利的主观意思,而无需证明其真正具有该意思。

   
2、中国法律有变相的“裸授权”失权的规定

   
没有对被授权人产品进行质量控制的“裸授权”导致商标权丧失的情形,一般不会出现在大陆法系国家。但我国商标法却存在与之有区别的“裸授权”。

   
我国商标法第40条规定:“许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量”;第45条规定:“使用注册商标,其商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的,由各级工商行政管理部门分别不同情况,责令限期改正,并可以予以通报或者处以罚款,或者由商标局撤销其注册商标。”由此可知,在中国,只有出现商品质量问题时,才有可能被撤销商标权,如1989年广东省南海县平洲电冰箱厂的“RIZHI”(日芝)商标(冰箱)就是这样的命运。然而,这仅意味者商标行政主管机关依职权的撤销,其他人是否会依此提出撤销申请,尚无定论。有一点是可以肯定的,在未出现质量问题时,不可因“裸授权”而丧失商标权。

   
3、在了解该案后,俺才知道,为什么我的一些当事人在与美国、加拿大合作方签订的协议中,会有不少的产品品质控制条款了。外方还会约定具体的控制手段,如将产品技术标准作为附件、要求提供样品、外方具有定期或不定期派员巡查生产车间及生产设备等等的权利。

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